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La licence : passeport pour l’exportation et la diversification

Par : Juliette Belle

Un articlé rédigé par Shantelle LaFayette, Avocate, Norton Rose Fulbright Canada

Les secteurs créatifs et innovants reposent sur les droits de propriété intellectuelle (PI). En donnant aux créateurs et aux innovateurs la certitude qu’ils seront les seuls à bénéficier de leurs œuvres et idées originales pendant une période définie, les droits de PI contribuent à stimuler la créativité et l’innovation.

Toutefois, les droits de PI ne doivent pas être considérés uniquement comme une façon passive employée par une personne pour défendre sa part de marché contre ses concurrents potentiels. Dans certaines circonstances, il peut être dans l’intérêt du propriétaire de la PI de concéder un accès contrôlé à ses droits à des tiers. À cette fin, les accords de concession de licence constituent un outil particulièrement important et polyvalent que les propriétaires de PI peuvent exploiter afin de créer de la valeur, des occasions et de nouvelles sources de revenus liées à leurs droits de PI.

Qu’est-ce qu’un accord de concession de licence de PI?

Un accord de concession de licence est un contrat juridique entre le propriétaire d’un bien (concédant de licence) et une ou plusieurs personnes morales ne possédant pas de droit sur le bien (tiers) qui cherchent à avoir accès au bien ou à l’utiliser pendant une période définie (titulaires de licence). Il est important de noter que le fait de concéder une licence d’utilisation ou d’accès à un bien ne comporte pas de cession de propriété : le concédant de licence demeure le propriétaire du bien.

Grâce à un accord de concession de licence de PI, un concédant de licence peut accorder à un ou plusieurs titulaires de licence l’autorisation d’exercer en totalité ou en partie ses droits exclusifs de PI en échange d’un paiement quelconque, généralement sous la forme de redevances et de droits de licence. Les redevances sont des paiements fondés sur l’utilisation qui sont versés au concédant de licence de façon continue. Ils correspondent généralement à un pourcentage des revenus ou des profits que le titulaire de la licence tire de l’exercice des droits de PI que le concédant de licence lui a accordés. Les droits de licence sont, quant à eux, des sommes fixes qui sont payées conformément aux modalités de l’accord.

Dans certains secteurs faisant appel à une technologie complexe, les accords de concession réciproque de licences représentent une part importante de tous les accords de concession de licence. Un accord de concession réciproque de licences est un contrat passé entre deux ou plusieurs parties dans lequel chaque partie accorde le droit d’utiliser sa PI aux autres parties. Par conséquent, chaque partie est à la fois un concédant de licence et un titulaire de licence. Les accords de concession réciproque de licences peuvent stimuler l’innovation après la concession de licences en encourageant l’échange de connaissances entre les parties et en leur offrant la liberté de concevoir sans qu’elles aient à craindre de coûteux litiges en matière de PI.

Quels droits de PI peuvent faire l'objet d’un accord de concession de licence?

Presque toutes les formes de PI peuvent faire l’objet d’un accord de concession de licence, y compris des brevets, des droits d’auteur et des marques de commerce. Toutefois, il est important de noter qu’un concédant de licence ne peut accorder que les droits qu’il possède en vertu de la loi et qui sont cessibles à des tiers.

Droit d’auteur

La Loi sur le droit d’auteur crée deux principaux types de droits appartenant à l’auteur et/ou au propriétaire de l’œuvre protégée par un tel droit : droits moraux et droits économiques. Les droits conférés aux titulaires de droits d’auteur sont de nature internationale : ils sont valables et opposables dans tout pays ayant signé la Convention de Berne. Ces droits sont généralement en vigueur pendant la vie de l’auteur et 50 ans après son décès.

Les droits moraux défendent l’intérêt moral de l’auteur dans l’œuvre protégée par le droit d’auteur. Ils incluent les droits de l’auteur à l’intégrité de son œuvre, à recevoir le crédit de l’œuvre et à rester anonyme. Les droits moraux ne peuvent être cédés à des tiers du vivant de l’auteur et, par conséquent, ces droits ne peuvent être concédés sous licence. L’auteur peut toutefois choisir de renoncer à ses droits moraux dans le cadre de toute entente avec des tiers.

Les droits économiques sont les droits qui protègent la valeur économique d’une œuvre protégée par droit d’auteur. Ces droits sont cessibles et peuvent être concédés à des tiers par licence, à la condition que l’accord de concession de licence soit rédigé par écrit et signé par le propriétaire de la PI. Certains droits économiques que les titulaires de droits d’auteur peuvent concéder sous licence comprennent notamment le droit de reproduire, de distribuer, d’afficher et d’exécuter l’œuvre et d’en tirer des œuvres dérivées.

Un titulaire de droits d’auteur est libre de concéder par licence la totalité ou une partie de ses droits économiques à un ou plusieurs tiers. Par exemple, l’auteur d’un livre peut concéder sous licence les droits de reproduction et de distribution du livre à son éditeur et, séparément, concéder sous licence les droits sur toute œuvre dérivée du livre à un producteur de télévision ou de films.

Brevets

La Loi sur les brevets accorde à un titulaire de brevet les droits exclusifs de fabriquer, d’avoir fabriqué, de vendre et d’utiliser une invention pendant une période de 20 ans. À noter que les droits de brevet sont des droits nationaux, ce qui signifie qu’ils ne sont valables que dans le pays ou le territoire qui a octroyé le brevet. Le titulaire du brevet peut concéder tous ces droits sous licence à un ou plusieurs tiers.

Marques de commerce

La Loi sur les marques de commerce fournit au propriétaire d’une marque de commerce déposée le droit exclusif de l’utiliser au Canada en liaison avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Une marque de commerce déposée est valable pour une période de 10 ans et, moyennant son emploi continu et le paiement en temps voulu des droits de renouvellement prescrits, elle peut être renouvelée à perpétuité. Les propriétaires de marques de commerce non déposées ont également des droits sur leurs marques de commerce, quoique plus limités, qui peuvent également être détenus à perpétuité, sous réserve de certaines conditions.

À première vue, l’octroi d’une licence d’emploi d’une marque de commerce peut sembler contre-intuitif puisque le but d’une marque de commerce consiste à indiquer la source des biens ou des services et que l’octroi de licences crée de multiples sources. Cependant, la Loi sur les marques de commerce résout ce problème en autorisant l’octroi de licences d’emploi d’une marque de commerce, déposée ou non, si son propriétaire a, aux termes de la licence d’emploi, le contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée.

Quels sont les différents types de licences visant la PI?

Il existe trois principaux types de licences utilisées dans les accords de concession de licence de PI : exclusives, non exclusives et uniques.

Les licences exclusives accordent à leurs titulaires le droit exclusif d’utiliser la PI. Cela signifie que le concédant de licence ne peut à la fois utiliser la PI et concéder à des tiers des licences d’utilisation de la PI. Habituellement, ces types de licences limitent l’utilisation exclusive de la PI par le titulaire de licence à certains produits ou à certains territoires.

Les licences non exclusives accordent à leurs titulaires le droit d’utiliser la PI sans restreindre le droit du concédant de licence d’utiliser lui-même la même PI ou de la concéder sous licence à d’autres tiers. Ces types de licences permettent au concédant de licence de continuer à utiliser sa propre PI sans limitation et lui offrent plus d’occasions de recevoir des paiements et de commercialiser ses œuvres ou ses idées.

Les licences uniques accordent à leurs titulaires le droit d’utiliser la PI sans restreindre le droit du concédant de licence d’exploiter lui-même la PI. Toutefois, ce dernier ne peut accorder de licences à d’autres tiers. Les licences uniques ne sont pas couramment utilisées dans les faits.

Quels sont les avantages des accords de concession de licence de PI?

Les accords de concession de licence offrent plusieurs avantages tant aux concédants de licence et qu’aux titulaires de licence.

Ils peuvent aider les concédants de licence à éviter les coûts de fabrication, de commercialisation et de distribution associés à la mise en marché de leur PI. Pour les concédants de licence qui cherchent à pénétrer de nouveaux marchés, y compris des marchés étrangers, la conclusion d’un accord de concession de licence avec un titulaire de licence déjà bien établi sur le marché visé peut contribuer à accélérer et à simplifier considérablement leur processus de pénétration du marché. En outre, les accords de concession de licence de PI peuvent créer de multiples sources de revenus passifs pour les concédants de licence, sans compromettre leurs droits de propriété sur la PI.
Pour les titulaires de licence, la possibilité d’avoir accès à de la PI et de l’utiliser aux termes d’un accord de concession de licence peut leur permettre de créer rapidement de nouveaux produits, services et/ou débouchés moyennant moins de frais et de risques. Les accords de concession de licence peuvent créer des relations commerciales fructueuses à long terme entre les concédants et les titulaires de licence, ce qui profite aux deux parties.

La PI est un domaine complexe du droit et la rédaction d’un accord de concession de licence de PI nécessite un examen attentif de nombreux facteurs. Un avocat en propriété intellectuelle peut vous aider à déterminer ce qui doit figurer dans votre accord de concession de licence afin de mieux protéger vos droits et de réduire votre exposition aux risques.

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